Оспаривание патента на промышленный образец, представляющий собой модификацию существующего изделия
Анализ вашей ситуации
Вы получили патент на промышленный образец, который является измененной версией уже выпускаемого изделия (изменен цвет, добавлены элементы, изменена форма). Владелец исходного изделия вправе оспорить законность выданного вам патента. Основная опасность — признание патента недействительным из-за отсутствия у вашего решения признаков новизны и/или оригинальности, что является условием его патентоспособности.
Применимые правовые нормы и механизмы оспаривания
1. Основания для признания патента недействительным
Патент на промышленный образец может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично. Основные основания перечислены в законе:
"1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях: 1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом..." (Источник: Гражданский кодекс РФ, статья 1398)
Для промышленного образца ключевые условия патентоспособности — новизна и оригинальность.
"1. В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным." (Источник: Гражданский кодекс РФ, статья 1352)
- Новизна означает, что совокупность существенных признаков вашего образца (форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов и т.д.) не была известна из общедоступных в мире сведений на дату приоритета вашей заявки.
- Ориiginalность требует, чтобы эти существенные признаки были обусловлены творческим характером особенностей изделия.
2. Что считается "неоригинальным" изменением?
Экспертиза Роспатента и суд будут оценивать, являются ли внесенные вами изменения результатом творческого труда. Некоторые изменения не признаются творческими и, следовательно, не обеспечивают оригинальность:
"Не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, воплощенные: ... - за счет изменения только размеров всего изделия (масштаба изделия) с сохранением всех остальных его признаков..., - за счет изменения только цвета всего изделия (но не колористического решения)..." (Источник: Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, пункт 19.5.2)
Таким образом, если ваши изменения свелись лишь к смене цвета всего изделия, добавлению стандартных кнопок или незначительной корректировке формы без творческой составляющей, высока вероятность, что патент будет признан не соответствующим условию оригинальности.
3. Кто и как может оспорить патент?
Владелец исходного изделия (или любое другое лицо) имеет два основных пути:
A. Административный порядок (через Роспатент):
"В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов... с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке..." (Источник: Гражданский кодекс РФ, статья 1248)
"Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет следующие полномочия... рассмотрение и разрешение в административном порядке споров, возникающих в связи с защитой интеллектуальных прав в отношениях, связанных с... оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением;" (Источник: Положение о Роспатенте)
Заинтересованное лицо подает в Роспатент возражение против выдачи патента. Патент может быть оспорен в течение всего срока его действия (15 лет).
Б. Судебный порядок:
"Споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом. К таким спорам относятся, в частности, споры: ... о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;" (Источник: Гражданский кодекс РФ, статья 1406)
Кроме того, решение Роспатента, принятое в административном порядке, также может быть оспорено в суде. Подсудность:
"Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает: ... 2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности... в том числе: ... об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности...; ... о признании недействительными патента на... промышленный образец..." (Источник: Арбитражный процессуальный кодекс РФ, статья 34)
4. Бремя доказывания в споре
В административном порядке при оспаривании действий Роспатента:
"Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону... наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта... возлагается на орган или лицо, которые приняли акт..." (Источник: Арбитражный процессуальный кодекс РФ, статья 200)
Однако при рассмотрении спора по существу (действительно ли ваш образец нов и оригинален) заявитель, оспаривающий патент, должен будет представить доказательства отсутствия новизны/оригинальности (например, образцы изделий, каталоги, фотографии, свидетельствующие о существовании аналогичных решений до даты приоритета вашей заявки). Вам же, как патентообладателю, для защиты нужно будет доказывать обратное — творческий характер и существенность ваших изменений.
5. Последствия признания патента недействительным
Если патент будет признан недействительным, последствия наступают с даты его подачи:
"Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент." (Источник: Гражданский кодекс РФ, статья 1398)
Это означает, что:
- Вы теряете исключительное право на промышленный образец.
- Использование вами этого дизайна может быть признано нарушением прав владельца исходного изделия (если его дизайн охраняется).
- Владелец исходного изделия может предъявить к вам требования, например:
- О пресечении использования контрафактного дизайна.
"В случае нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности... их защита осуществляется, в частности, путем предъявления... требования: ... о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения..." (Источник: Гражданский кодекс РФ, статья 1252)
- О возмещении убытков или выплате компенсации.
- Об изъятии и уничтожении контрафактных товаров.
- Заключенные вами лицензионные договоры на использование этого образца сохраняют действие только в части, исполненной до момента признания патента недействительным.
Выводы и рекомендации
-
Да, вас могут подать в суд. Владелец исходного изделия имеет полное право оспорить ваш патент как в Роспатенте, так и в Суде по интеллектуальным правам. Основной аргумент — отсутствие новизны и/или оригинальности у вашего "модифицированного" образца.
-
Ключевой вопрос — творческий характер изменений. Суд и Роспатент будут оценивать, являются ли изменения цвета, формы, добавленные элементы результатом творчества, а не просто механической доработки. Изменение только цвета или размеров, как правило, недостаточно.
-
Патент — не гарантия. Выдача патента означает, что на этапе экспертизы Роспатент не нашел аналогов, полностью раскрывающих ваше решение. Однако при оспаривании могут быть представлены новые доказательства, не учтенные при экспертизе.
-
Что делать для минимизации рисков:
- До подачи заявки: Проводите тщательный патентный поиск не только по патентным базам, но и по коммерческим каталогам, журналам, интернет-ресурсам, чтобы оценить реальную новизну своего решения.
- При составлении заявки: Максимально подробно и убедительно опишите в материалах заявки творческий характер и существенность внесенных изменений, их эстетическую или эргономическую ценность. Формулируйте перечень существенных признаков так, чтобы он подчеркивал отличия.
- Если спор уже возник: Собирайте все доказательства, подтверждающие творческий процесс разработки вашего образца (эскизы, чертежи, пояснительные записки). Будьте готовы к назначению судебной экспертизы для установления новизны и оригинальности.
- Рассмотрите возможность урегулирования спора. Стороны могут окончить дело мировым соглашением.
"Стороны могут окончить дело мировым соглашением." (Источник: Гражданский процессуальный кодекс РФ, статья 39)
Рекомендация: Учитывая сложность и специфику патентных споров, для оценки перспектив дела и грамотного построения защиты настоятельно рекомендую обратиться за консультацией к адвокату, специализирующемуся в области интеллектуальной собственности, или патентному поверенному.
