Консультация по договору авторских и смежных прав: подводные камни, риски для лицензиара и что проверить перед подписанием

Существенные условия договора и риск «упустить» способы использования

Главный «подводный камень» для лицензиара заложен в самом законе: предоставляется ровно то и ровно теми способами, что прямо перечислены в договоре. Всё, что не названо, — не считается предоставленным.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
— п. 1 ст. 1235 ГК РФ

Для вас как лицензиара это работает в вашу пользу: чем уже и конкретнее перечислены способы использования (воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения и т.п. — перечень способов дан в п. 2 ст. 1270 ГК РФ), тем легче вы контролируете лицензиата. Но это же обязывает вас не «забыть» ничего лишнего: если в договоре указаны не все способы, которыми лицензиат фактически начнёт пользоваться, его использование «за пределами» будет считаться нарушением исключительного права — и вы получаете право на компенсацию, а не на договорное вознаграждение.

Территория и срок имеют императивные правила «по умолчанию», которые для лицензиара могут быть невыгодны:

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
— п. 3 ст. 1235 ГК РФ

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
— п. 4 ст. 1235 ГК РФ

То есть если территория в договоре не указана, лицензиат вправе использовать произведение по всей России, а если не указан срок — договор считается заключённым на 5 лет, причём вы не сможете его произвольно «сократить». Поэтому условие о территории (важно: в договоре, который вы описали, территория и есть то, что вызывает тревогу — убедитесь, что она описана точно и без формулировки «весь мир»/«территория РФ», если вы хотите её ограничить) и о сроке должны быть согласованы явно.

Вывод: перед подписанием проверьте, что в договоре прямо и исчерпывающе перечислены (а) конкретный объект/произведение, (б) конкретные способы использования, (в) конкретная территория, (г) срок. Отсутствие любого из этих элементов либо оставляет вас без защиты от нежелательного использования (территория — вся РФ, срок — 5 лет), либо делает объём прав, переданных лицензиату, неконтролируемым.

Вознаграждение: главный риск — признание договора незаключённым

Это ключевой «подводный камень» раздела о вознаграждении, о котором вы тревожитесь. Закон требует, чтобы в возмездном договоре размер вознаграждения или порядок его определения был согласован — иначе договор признаётся незаключённым, причём «спасительное» правило об обычной цене здесь не работает:

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
— абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ

если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 Кодекса считается незаключенным.
— п. 13.6 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019

Практический смысл для лицензиара: если в присланном вам договоре вознаграждение сформулировано как «определяется дополнительно», «по договорённости сторон», «в разумных пределах» и т.п. без конкретной суммы, ставки или формулы (например, «5% от выручки лицензиата»), то вы в буквальном смысле не имеете договора — право использования не считается предоставленным в согласованном виде, и взыскать вознаграждение вы не сможете. Пленум ВС РФ прямо разъясняет, что лицензионный договор предполагается возмездным, если обратное прямо не оговорено.

Дополнительно защищает от «обхода» вознаграждения правило о том, что вознаграждение платится за само предоставление права, а не за факт использования:

В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (пункт 4 статьи 1286 ГК РФ), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения. 13.8. ГК РФ не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу пункта 7 статьи 1235 Кодекса переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому 11 правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. 14. При применении пункта 1 статьи 1236 ГК РФ судам следует учитывать, что по общему правилу лицензионный договор (независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за лицензиаром права самому использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не сохраняется. 15.
— п. 13.7 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019

Это значит: даже если лицензиат не начал реально использовать произведение, он всё равно обязан платить (кроме случая роялти в процентах от выручки — тогда при неиспользовании платится «обычная» цена). Проверьте, что формулировка о вознаграждении не привязывает обязанность платить к факту использования и не допускает «нулевой» выручки без выплат.

Также обратите внимание на ограничение для исключительной лицензии между коммерческими организациями:

Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.
— п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ

Вывод: первое, на что надо посмотреть в пункте о вознаграждении, — есть ли конкретный размер (фиксированная сумма, периодические платежи, процент от выручки) либо чёткий порядок его определения. Если нет — договор юридически «не заключён», и это главный риск, который следует устранить до подписания.

Вид лицензии и право лицензиара самому использовать произведение

По умолчанию лицензия считается простой (неисключительной), то есть вы сохраняете право выдавать лицензии кому угодно и, по общему правилу, использовать произведение сами:

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной). 3. В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи для лицензионных договоров разных видов. Статья 1237. Исполнение лицензионного договора 1. Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию. (В редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ) 2. В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах. 3.
— п. 2 ст. 1236 ГК РФ

Для лицензиара это выгодная презумпция: если в договоре не сказано «исключительная лицензия» и не сказано, что лицензиар не вправе использовать произведение сам, вы ничего не теряете. Напротив, если в договоре прописана исключительная лицензия, то лицензиар лишается права самому использовать произведение в предоставленных пределах (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ), а также права выдавать лицензии другим лицам — это серьёзное ограничение вашей свободы, и оно должно быть осознанным.

Отдельный риск — «ползучая» передача права. Закон прямо разводит два типа договоров, и важно, какой именно вы подписываете:

При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).
— п. 1 ст. 1238 ГК РФ

Конструкция лицензионного договора не влечёт перехода исключительного права к лицензиату (п. 1 ст. 1233 ГК РФ) — вы остаётесь правообладателем. Проверьте, что присланный вам договор по своим признакам действительно лицензионный (предоставляет право использования «в пределах»), а не скрывает формулировку о передаче права «в полном объёме» — такой договор мог бы квалифицироваться как договор об отчуждении (ст. 1234 ГК РФ), и тогда вы потеряете исключительное право окончательно.

Вывод: убедитесь, что вид лицензии указан явно и соответствует вашим намерениям. Если хотите сохранить за собой возможность самому использовать и выдавать лицензии другим — оставьте простую (неисключительную) лицензию либо прямо оговорите право лицензиара на собственное использование даже при исключительной лицензии.

Сублицензирование, отчёты и контроль лицензиата

Распространённая «ловушка» — молчание договора о возможности лицензиата передавать права дальше. По умолчанию сублицензирование возможно только с вашего письменного согласия:

При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).
— п. 1 ст. 1238 ГК РФ

Отсутствие в договоре оговорки о сублицензии означает, что лицензиат без вашего письменного согласия не вправе предоставлять право третьим лицам — это выгодно для вас. Но и прямое разрешение сублицензии (часто встречается в типовых договорах издательств) тоже безопасно: ответственность за действия сублицензиата перед вами несёт лицензиат (п. 4 ст. 1238 ГК РФ).

Второй важный инструмент контроля — отчёты лицензиата. По общему правилу лицензиат обязан их представлять:

Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.
— п. 1 ст. 1237 ГК РФ

Для лицензиара здесь «подводный камень» в обратную сторону: если вы хотите регулярно контролировать объём использования, в договоре нужно прямо установить срок и порядок представления отчётов (например, ежеквартально). Если этих условий нет, отчёты вы сможете получить только «по требованию» — то есть каждый раз отдельно запрашивая их, что ослабляет контроль и удобно недобросовестному лицензиату.

Вывод: проверьте, что в договоре есть (а) явное указание на возможность/запрет сублицензирования и (б) срок и порядок представления отчётов об использовании. Для лицензиара предпочтительно прямо зафиксировать обязанность лицензиата отчитываться с определённой периодичностью, а при роялти — привязать отчёты к расчёту вознаграждения.

Последствия невыплаты вознаграждения: односторонний отказ и проценты

Если лицензиат существенно нарушит обязанность выплатить вознаграждение в срок, у вас есть специальный инструмент — односторонний отказ от договора с возмещением убытков:

При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
— п. 4 ст. 1237 ГК РФ

Механика здесь такая: вы направляете уведомление об отказе, и если в течение 30 дней после его получения лицензиат не погасит долг, договор прекращается. Это защитный механизм в вашу пользу, но он срабатывает только при «существенном» нарушении — при разовых мелких просрочках использовать его рискованно, поэтому в договоре стоит прописать дополнительно неустойку за просрочку платежей.

При этом просрочка выплаты вознаграждения является денежным обязательством, на сумму которого начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ:

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
— п. 1 ст. 395 ГК РФ

Это правило действует по умолчанию, если договором не установлен иной размер — то есть даже без специальной неустойки вы вправе взыскать проценты за каждый день просрочки по ключевой ставке Банка России. Наличие в договоре неустойки не лишает вас права требовать также проценты, если иное не предусмотрено договором.

Вывод: риск для лицензиара — в том, что без прописанной неустойки и без чёткого графика платежей вы останетесь только с законными процентами и правом на отказ (срабатывающим при существенности нарушения). Перед подписанием проверьте: установлены ли сроки выплат, размер/порядок платежей и неустойка за просрочку — это минимизирует ваши потери при задержках оплаты.

Риски использования за пределами лицензии и защита лицензиара

Если лицензиат выйдет за пределы предоставленных прав (использует произведение способом, не указанным в договоре, или после его прекращения), это уже не договорное нарушение, а нарушение исключительного права, что даёт вам право на компенсацию:

вправе в соответствии со статьей 1252 1 настоящего Кодекса требовать от нарушителя по своему выбору вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до десяти миллионов рублей; 2) в размере двукратной стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в размере двукратной стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.
— п. 1 ст. 1301 ГК РФ

Размер компенсации — по вашему выбору: от 10 тысяч до 10 миллионов рублей, либо двукратная стоимость контрафактных экземпляров, либо двукратная стоимость права использования. Это мощный инструмент, но он срабатывает только тогда, когда объём прав в договоре описан точно (иначе нельзя установить, где «пределы» были нарушены).

Отдельно — личные неимущественные права, которые не передаются по лицензионному договору и остаются у автора при любых условиях. Если лицензиар — сам автор, он сохраняет право на неприкосновенность произведения:

Не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями (право на неприкосновенность произведения).
— п. 1 ст. 1266 ГК РФ

В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении.
— п. 1 ст. 1251 ГК РФ

Это значит, что даже после подписания лицензионного договора лицензиат без вашего согласия не вправе изменять, сокращать, дополнять произведение или снабжать его иллюстрациями/пояснениями. «Подводный камень» здесь — включение в договор оговорки, молчаливо разрешающей лицензиату «адаптировать», «перерабатывать» или «дорабатывать» произведение: такая оговорка фактически передаёт и право на переработку (отдельный способ использования), и может затронуть ваши неимущественные интересы. Проверьте формулировки о доработках.

Вывод: главный риск лицензиара — нечёткое описание пределов использования, из-за которого вы не сможете ни доказать нарушение, ни взыскать компенсацию в полном объёме. Убедитесь, что договор прямо ограничивает способы и объём использования, а также что он не содержит «скрытого» разрешения на переработку/изменение произведения, если вы этого не хотите.

Форма, регистрация и итоговый чек-лист перед подписанием

Лицензионный договор требует письменной формы, а её несоблюдение влечёт недействительность договора. В отношении произведений (объектов авторского права) сам лицензионный договор по общему правилу государственной регистрации не подлежит — регистрация требуется только для тех объектов, которые сами подлежат госрегистрации (изобретения, товарные знаки и т.п., п. 2 ст. 1232 ГК РФ). Однако имейте в виду последствие несоблюдения регистрации там, где она требуется:

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.
— п. 6 ст. 1232 ГК РФ

Если ваш объект — обычное произведение (текст, музыка, изображение), регистрация договора не нужна. Если же планируется передача прав на объект, подлежащий регистрации, незарегистрированное предоставление права считается несостоявшимся.

Итоговый чек-лист для лицензиара (на что смотреть в первую очередь):

1. Предмет — точно ли идентифицировано произведение (название, автор, объём), не «размыто» ли описание.
2. Способы использования — перечислены ли они исчерпывающе, нет ли формулировки «любыми не запрещёнными законом способами» (она передаёт максимум и снимает защиту).
3. Вознаграждение — есть ли конкретный размер или чёткий порядок определения (иначе договор незаключён, п. 5 ст. 1235 ГК РФ).
4. Территория и срок — указаны ли явно (иначе: вся РФ и 5 лет по умолчанию).
5. Вид лицензии — простая или исключительная, и оговорено ли ваше право самому использовать произведение.
6. Сублицензия — разрешена или нет (по умолчанию нуждается в письменном согласии).
7. Отчёты — установлены ли срок и порядок их представления.
8. Порядок выплат и неустойка — график платежей и ответственность за просрочку.
9. Доработки/переработка — нет ли скрытого разрешения изменять произведение.

Подсудность споров, связанных с лицензионным договором, определяется исходя из субъектного состава и характера спора: споры, связанные с предпринимательской деятельностью и где стороны — юридические лица или ИП, рассматривает арбитражный суд; споры с участием гражданина-автора, не связанные с предпринимательством, — суд общей юрисдикции (п. 1 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019).

Вывод: названные вами пункты (вознаграждение, порядок выплат, территория) — действительно ключевые, но риски для лицензиара не исчерпываются ими. Наибольшую опасность представляют: (1) признание договора незаключённым из-за несогласованного вознаграждения, (2) «умолчание» о способах использования, при котором вы теряете контроль над объёмом прав лицензиата и право на компенсацию за выход за пределы, (3) отсутствие явного указания территории и срока (срабатывают невыгодные диспозитивные правила «вся РФ» и «5 лет»). Всё это устранимо до подписания — достаточно сверить договор с перечисленным чек-листом.