Отказ в патенте: основания по подпункту 2 пункта 22 статьи 13.3 и подпункту 6 пункта 9 статьи 18 — что это значит и законно ли так отказывать, если все документы сданы

Что это за нормы, на которые сослался Роспатент

В Гражданском кодексе РФ статей 13.3 и 18 нет — глава 72 ГК РФ (ст. 1345–1407) не имеет такой нумерации. Формулировка «подпункт 2 пункта 22 статьи 13.3» и «подпункт 6 пункта 9 статьи 18» — это структура ведомственного подзаконного акта: Административного регламента Роспатента (в регламентах раздел «Требования к порядку предоставления государственной услуги» содержит пункты об основаниях отказа, а нумерация вида «13.3», «18» встречается в регламентах, утверждённых приказами Минэкономразвития, где разделы регламента имеют сквозную нумерацию пунктов-«статей»). Соответственно, ссылка сделана не на норму закона, устанавливающую материальное основание отказа, а на процедурные пункты ведомственного регламента.

Правовое значение этого в том, что материальные основания отказа в выдаче патента установлены только ГК РФ. Комментируемая норма — единственная, определяющая, когда Роспатент вправе отказать:

1. Если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на изобретение и дата приоритета изобретения.
   — абз. 1 п. 1 ст. 1387 ГК РФ

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.
— абз. 2 п. 1 ст. 1387 ГК РФ

Для вас это означает: отказ в выдаче патента законен только тогда, когда в его мотивировочной части названо конкретное нарушение из этого перечня — несоответствие заявленного изобретения хотя бы одному требованию/условию патентоспособности (объект патентных прав по п. 4 ст. 1349, новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость по ст. 1350) ЛИБО несоответствие самих документов заявки (заявление, описание, формула, чертежи, реферат по п. 2 ст. 1375) предусмотренным требованиям. Просто «нарушение пункта регламента» основанием отказа не является — регламент лишь описывает процедуру, а не создаёт дополнительных материальных запретов.

Кроме того, важно: Роспатент обязан до отказа направить вам уведомление о результатах проверки патентоспособности с предложением представить доводы:

До принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.
— абз. 3 п. 1 ст. 1387 ГК РФ

Значит, если в деле нет такого уведомления (или срока на ответ), процедура отказа дефектна: вы были лишены права возразить против мотивов экспертизы — по общему правилу по п. 6 ст. 1386 ГК РФ ответ на запрос дополнительных материалов даётся в течение трёх месяцев:

В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев. Если при проведении экспертизы заявки по существу установлено нарушение требования единства изобретения, применяются положения пункта 4 статьи 1384 настоящего Кодекса. В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу (статья 1378). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.
— п. 6 ст. 1386 ГК РФ

Вывод: сами по себе «подпункт 2 пункта 22 статьи 13.3» и «подпункт 6 пункта 9 статьи 18» — процедурные пункты ведомственного регламента, а не нормы ГК РФ; законность отказа определяется тем, названо ли в решении материальное основание из абз. 1–2 п. 1 ст. 1387 ГК РФ (несоответствие патентоспособности либо дефект документов заявки по п. 2 ст. 1375 ГК РФ) и соблюдена ли процедура уведомления. Одну ссылку на регламент без конкретного материального мотива суд расценит как немотивированный отказ.

Ветка 1: отказ мотивирован несоответствием изобретения условиям патентоспособности

Если в решении Роспатент указал, что заявленное изобретение (в формуле, предложенной вами) не соответствует хотя бы одному условию патентоспособности или документы заявки не раскрывают сущность с достаточной полнотой, действует следующая норма:

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.
— абз. 2 п. 1 ст. 1387 ГК РФ

Тогда «я сдал все документы и ничего не нарушал» юридически не опровергает отказ: комплектность документов (наличие заявления, описания, формулы, чертежей, реферата по п. 2 ст. 1375 ГК РФ) проверяется на формальной экспертизе, а на экспертизе по существу проверяется содержание:

1. Заявка на изобретение должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них; (В редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ) 2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники; (В редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ) 3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании; (В редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ) 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения , в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме ; (В редакции Федерального закона от 20.07.2020 № 217-ФЗ) 5) реферат.
   — п. 2 ст. 1375 ГК РФ

То есть отказ по этой ветке может быть законен даже при полном комплекте документов — если эксперт установил, что формула не обладает новизной, изобретательским уровнем либо описание недостаточно раскрывает изобретение. Проверять нужно именно мотивировочную часть: какие источники противопоставлены и какие признаки формулы не подтверждены.

Вывод: если решение содержит конкретный мотив о несоответствии патентоспособности или недостаточности раскрытия, отказ формально законен, и защита строится не на «я всё подал», а на оспаривании технических выводов экспертизы — через возражение в Роспатент и далее в Суд по интеллектуальным правам (см. блок о процедуре).

Ветка 2: отказ мотивирован дефектом документов заявки — и что можно исправить

Если Роспатент сослался на несоответствие самих документов заявки установленным требованиям (оформление, форма, отсутствие сведений), ключевое значение имеет то, предоставлялась ли вам возможность устранить дефект. По общему правилу закон даёт заявителю право исправлять документы заявки, не изменяя её по существу:

1. Заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец по существу.
   — п. 1 ст. 1378 ГК РФ

Поскольку право на исправления существует только до принятия решения (о выдаче, об отказе или о признании заявки отозванной), после отказа исправить документы «задним числом» уже нельзя — остаётся возражение на решение. При этом часть изменений (сведения об авторе, заявителе, исправление очевидных и технических ошибок) можно вносить и по собственной инициативе:

1. Изменения сведений об авторе, о заявителе, в том числе при передаче права на получение патента другому лицу либо вследствие изменения имени автора, имени или наименования заявителя, а также исправления очевидных и технических ошибок могут быть внесены заявителем в документы заявки по собственной инициативе до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца.
   — п. 4 ст. 1378 ГК РФ

Это важно для типичной ситуации: опечатки в заявлении, расхождение в сведениях о заявителе, технические ошибки в формуле — не образуют материального основания отказа, если заявителю не был направлен запрос на их устранение. Отсутствие запроса при таком дефекте — самостоятельный довод против отказа.

Вывод: если «бумажка» ссылается на дефект оформления документов, а запрос об устранении недостатков вам не направлялся, отказ незаконен — вы были лишены права внести исправления по п. 1 и п. 4 ст. 1378 ГК РФ; этот довод заявляется в возражении и затем в суде. Если же запрос направлялся и срок (3 месяца по п. 6 ст. 1386 ГК РФ, с возможностью продления до 10 месяцев) истёк без ответа, заявка подлежала признанию отозванной, и последствия наступают уже иные.

Ветка 3: если заявка считается отозванной — сроки и восстановление

Отдельно нужно проверить случай, когда фактически имел место не «отказ в выдаче патента», а признание заявки отозванной — например, из-за неподачи ходатайства об экспертизе по существу или непредставления запрошенных материалов:

1. Экспертиза заявки на изобретение по существу проводится по ходатайству заявителя или третьего лица после завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом. Ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подается в течение трех лет с даты подачи заявки либо с даты международной подачи международной заявки на изобретение, а в отношении евразийской заявки, преобразованной Евразийским патентным ведомством в российскую национальную заявку, такое ходатайство подается одновременно с заявлением о выдаче патента.
   — абз. 1 п. 1 ст. 1386 ГК РФ

В случае, если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной. О поступивших ходатайствах третьих лиц о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя. (Пункт в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 262-ФЗ) 2. Экспертиза заявки на изобретение по существу включает: проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса; проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники; проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения и проверку с учетом его результатов соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске.
— п. 1 ст. 1386 ГК РФ

Различие принципиально: при отказе в выдаче патента защита идёт через возражение и суд, а при признании заявки отозванной возможность получить патент по этой заявке утрачивается (сохраняется лишь право на восстановление в порядке ст. 1389 ГК РФ применительно к пропущенным срокам и на повторную подачу, но уже с утратой первоначального приоритета — датой подачи станет новая дата).

Вывод: прежде чем обжаловать, надо установить точный вид решения по вашей заявке — «об отказе в выдаче патента» или «о признании заявки отозванной»; от этого зависит и набор доводов, и сама возможность получить патент по данной заявке. В обоих случаях адресат первичной жалобы один — Роспатент (возражение), затем Суд по интеллектуальным правам.

Процедура и сроки обжалования: возражение в Роспатент, затем Суд по интеллектуальным правам

Спор о выдаче патента рассматривается в административном порядке Роспатентом, и лишь затем — судом:

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания , географические указания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 настоящего Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.
— п. 2 ст. 1248 ГК РФ

Срок на возражение — семь месяцев (по заявке на изобретение); для полезной модели применяются те же правила п. 2 и 3 ст. 1387 ГК РФ в силу прямого указания п. 3 ст. 1390 ГК РФ:

Решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение семи месяцев со дня направления им заявителю соответствующего решения или запрошенных в указанном федеральном органе исполнительной власти копий материалов, которые противопоставлены заявке и указаны в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение трех месяцев со дня направления решения, принятого по заявке на изобретение.
— п. 3 ст. 1387 ГК РФ

Далее — судебное звено. Оспаривать решение Роспатента по первой инстанции нужно в Суде по интеллектуальным правам, а не в арбитражном суде субъекта РФ:

1. дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе: об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения; об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий; об установлении патентообладателя;
   — подп. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ

Срок на судебное заявление — три месяца со дня, когда стало известно о нарушении права, с возможностью восстановления; пошлина и издержки, включая расходы на патентного поверенного, возмещаются выигравшей стороне:

1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. (В редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ ) 2. Прокурор, а также органы, осуществляющие публичные полномочия, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если они полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. (В редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ ) 3. Заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к компетенции других судов. 4. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.
   — ч. 1, 4 ст. 198 АПК РФ

В случае рассмотрения спора в порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, расходы стороны спора, связанные с соблюдением такого порядка, подлежат возмещению стороне спора, в чью пользу федеральным органом исполнительной власти принято решение, другой стороной спора. Указанные расходы состоят из патентных и иных пошлин, а также издержек, включающих в себя денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и переводчикам, расходы на оплату в разумных пределах услуг патентных поверенных, адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные в связи с рассмотрением спора. В случае, если по результатам рассмотрения спора принято решение о частичном удовлетворении требований, расходы подлежат возмещению стороне спора пропорционально объему удовлетворенных требований.
— абз. 2 п. 2 ст. 1248 ГК РФ

В суде доказывать законность отказа обязан сам Роспатент — это снимает с вас бремя доказывания «я ничего не нарушал»:

1. Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).
   — ч. 5 ст. 200 АПК РФ

При необходимости можно просить о приостановлении действия оспариваемого решения:

1. По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить действие оспариваемого акта, решения. Ходатайство о приостановлении исполнения решения государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, должностного лица, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
   — ч. 3 ст. 199 АПК РФ

Вывод: последовательность строго такая — возражение в Роспатент в течение 7 месяцев со дня направления решения (по изобретению), при неудаче — заявление в Суд по интеллектуальным правам в течение 3 месяцев со дня, когда стало известно о нарушении права (срок восстановимый); госпошлина и расходы на представителя/патентного поверенного взыскиваются с Роспатента при выигрыше. Пропуск семимесячного срока на возражение не лишает права идти в суд, но существенно ослабляет позицию, поэтому отсчёт ведите от даты направления вам решения, указанной в самом решении или на конверте.

Исполнение: что происходит после признания отказа незаконным

Если возражение в Роспатенте или заявление в Суде по интеллектуальным правам удовлетворены, дело возвращается к продолжению экспертизы по вашей заявке — отказное решение отменяется, и рассмотрение заявки возобновляется с той стадии, на которой допущено нарушение. Решения Роспатента, как следует из п. 2 ст. 1248 ГК РФ, «вступают в силу со дня принятия» и «могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке», а обязанность доказывания законности отказа лежит на самом органе:

1. Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).
   — ч. 5 ст. 200 АПК РФ

Из этого следует, что при удовлетворении ваших требований именно Роспатент несёт правовые последствия незаконного отказа, а заявителю возвращаются расходы на ведение спора, включая пошлины и оплату патентного поверенного:

В случае рассмотрения спора в порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, расходы стороны спора, связанные с соблюдением такого порядка, подлежат возмещению стороне спора, в чью пользу федеральным органом исполнительной власти принято решение, другой стороной спора. Указанные расходы состоят из патентных и иных пошлин, а также издержек, включающих в себя денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и переводчикам, расходы на оплату в разумных пределах услуг патентных поверенных, адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные в связи с рассмотрением спора. В случае, если по результатам рассмотрения спора принято решение о частичном удовлетворении требований, расходы подлежат возмещению стороне спора пропорционально объему удовлетворенных требований.
— абз. 2 п. 2 ст. 1248 ГК РФ

При этом срок на представление вами доводов против мотивов экспертизы (шесть месяцев со дня направления уведомления — абз. 3 п. 1 ст. 1387 ГК РФ) и сроки представления дополнительных материалов (п. 6 ст. 1386 ГК РФ) исчисляются заново от момента возобновления производства по заявке, поскольку отказное решение устраняется полностью.

Вывод: выигранное возражение или судебный акт не выдают патент автоматически, а отменяют незаконный отказ и возвращают заявку на экспертизу; с этого момента вы снова вправе представивать доводы и уточнённую формулу в пределах установленных сроков, а понесённые пошлины и расходы на патентного поверенного и представителя взыскиваются с Роспатента. Если Роспатент уклоняется от исполнения вступившего в силу судебного акта, применяется принудительное исполнение по правилам АПК РФ (исполнительный лист).