Законно ли наносить незарегистрированное обозначение «Ладушка» на товар, шильдики и упаковку
Исключительное право на товарный знак — и сам правовой режим защиты обозначения — возникает только в результате государственной регистрации:
На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак
— п. 1 ст. 1477 ГК РФ
На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.
— п. 1, 2 ст. 1481 ГК РФ
Ключевой вывод для вашей ситуации: пока обозначение «Ладушка» не зарегистрировано, никакого исключительного права на него ни у кого не возникает и, следовательно, сам по себе факт нанесения незарегистрированного обозначения на товар, шильдики и упаковку законом не запрещён. Закон не содержит нормы, запрещающей кому-либо использовать незарегистрированное обозначение: охрану и монополию даёт именно регистрация, а до неё обозначение юридически «ничьё» как товарный знак.
При этом перечень способов использования, который закон связывает с исключительным правом (и с его нарушением), прямо охватывает размещение на товарах, этикетках и упаковках:
на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
— подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ
Это означает: нанесение на шильдики, сам товар и упаковку — это именно то действие, которое при наличии у третьего лица зарегистрированного (или общеизвестного) знака влечёт нарушение. Поэтому безопасность нанесения «Ладушки» определяется не регистрацией вашего права, а отсутствием прав других лиц — то есть обязательной предварительной проверкой по реестрам Роспатента. Само по себе нанесение — правомерно; нарушением оно станет, только если обозначение совпадёт (или будет сходно до степени смешения) с чужим знаком в отношении однородных товаров.
Вывод: наносить «Ладушку» на оборудование, шильдики и упаковку можно и это не нарушение, поскольку вашего знака пока нет, а охраняются только зарегистрированные знаки; однако перед нанесением строго необходимо проверить отсутствие чужих прав на тождественное/сходное обозначение — иначе нанесение станет незаконным использованием чужого знака.
Главный риск: нарушение прав третьих лиц на сходный или тождественный знак
Правомерность вашего действия ограничивается запретом на использование чужих знаков:
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
— п. 3 ст. 1484 ГК РФ
Для вас это означает: нарушение наступает не при любом совпадении слов, а при одновременном наличии двух условий — (1) ваше обозначение тождественно или сходно до степени смешения с чужим знаком и (2) используется в отношении однородных товаров, так что возникает вероятность смешения. Если «Ладушка» уже кем-то зарегистрирована именно для вашего вида оборудования — нанесение будет производством контрафакта:
Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
— п. 1 ст. 1515 ГК РФ
Кроме того, при подаче заявки Роспатент откажет в регистрации «Ладушки», если знак сходен с чужим в отношении однородных товаров, в том числе с ранее заявленным или общеизвестным:
Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации; (В редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ) 2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; 3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.
— п. 6 ст. 1483 ГК РФ
Особая точка риска — общеизвестный знак: его охрана действует бессрочно и распространяется даже на неоднородные товары. Поскольку «Ладушка» может перекликаться с известными брендами, эту проверку также следует вести по Реестру общеизвестных знаков Роспатента.
Вывод: нарушением нанесение «Ладушки» станет только при тождестве/сходстве до степени смешения с чужим знаком на однородные товары; без такого совпадения нанесение правомерно. Обязательный шаг до нанесения — поиск по реестрам Роспатента по вашему классу товаров; право на обозначение в итоге подтвердит регистрация на ваше имя.
Оформление прав на обозначение и подача заявки: роль «сертификата-разрешения» китайского партнёра
Заявку на товарный знак вправе подать любое лицо — регистрировать знак на себя может именно ваша российская компания:
Заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим лицом или гражданином (заявителем).
— п. 1 ст. 1492 ГК РФ
Ваш «сертификат-разрешение» — это не лицензионный договор и не является основанием для возникновения исключительного права: право на товарный знак возникает только из регистрации, а предоставление права использования чужого знака оформляется лицензионным договором с особыми требованиями:
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора. Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.
— п. 2 ст. 1235 ГК РФ
Для вашей ситуации это означает следующее. Поскольку «Ладушка» — ваше обозначение (а не знак китайского партнёра), передача права вам не требуется: вы сами являетесь заявителем и будущим правообладателем. Китайский партнёр здесь выступает лишь изготовителем оборудования по заказу. Поэтому «сертификат-разрешение» для целей регистрации знака правового значения не имеет — зарегистрировать «Ладушку» вы вправе независимо от него.
Однако у документа есть другое значение. Чтобы исключить притязания китайского партнёра на «Ладушку» (например, если он начнёт утверждать, что обозначение разработано им, или зарегистрирует его на себя в Китае и в РФ), в договоре с ним целесообразно письменно закрепить: обозначение создано и принадлежит вашей компании; китайский партнёр не заявляет прав на него и предоставляет право наносить обозначение на изготавливаемое оборудование. При отсутствии такой оговорки документ остаётся чисто коммерческим письмом без порождающих исключительное право последствий — что в вашу пользу (вы свободны подать заявку), но и не защищает вас от будущего спора о том, кто «создатель» обозначения.
Вывод: регистрировать «Ладушку» на себя вы вправе напрямую, подав заявку в Роспатент; «сертификат-разрешение» не нужен и не обязателен для регистрации, но его стоит дополнить письменной оговоркой об отсутствии у китайского партнёра прав на обозначение и согласии на нанесение знака на оборудование, чтобы исключить спор об авторстве/принадлежности обозначения.
Риски отказа в регистрации «Ладушки» (описательность, ложность) и что с этим делать
Даже если чужих тождественных знаков нет, Роспатент может отказать в регистрации обозначения, не обладающего различительной способностью:
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Абзац. (Утратил силу - Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ) 1 1 . Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
— п. 1 ст. 1483 ГК РФ
Отдельный запрет — вводящие в заблуждение обозначения:
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара , его изготовителя или места производства ;
— подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ
Для вас это означает следующее. Если «Ладушка» применительно к вашему оборудованию окажется воспринимаемой как общеупотребительное или описательное слово (например, указывающее на свойство/назначение товара), регистрация может быть отклонена. Однако в этом есть и защитный механизм, важный именно для вас: если вы уже начали использовать обозначение до подачи и оно «приобрело различительную способность в результате использования» (подп. 1 п. 1¹ ст. 1483 ГК РФ), этот запрет снимается. Нанесение «Ладушки» на пробную партию с последующим вводом в оборот фактически работает на вас, формируя доказательства приобретённой различительной способности.
Второй риск: оборудование фактически изготавливает китайский завод, а «Ладушка» может создать у потребителя впечатление о российском производителе или ином происхождении товара. Если обозначение или его использование способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя/места производства — это и основание для отказа, и риск претензий. Поэтому нанесение «Ладушки» должно сопровождаться достоверным указанием на маркировке фактического изготовителя (китайского завода) и импортёра, чтобы знак не воспринимался как указание на несуществующего производителя.
Вывод: «Ладушка» потенциально регистрируемо, но проверяйте его на описательность и на способность вводить в заблуждение относительно изготовителя; предварительное фактическое использование (пробная партия) работает в вашу пользу как доказательство различительной способности, а маркировка должна сохранять достоверность сведений об изготовителе и импортёре.
Ответственность и денежные последствия при незаконном использовании чужого знака
Если окажется, что «Ладушка» совпадает с чужим знаком на однородные товары, наступает гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.
Гражданско-правовые последствия: контрафактные товары изымаются и уничтожаются за счёт нарушителя, а правообладатель вправе взыскать компенсацию:
Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до десяти миллионов рублей; 2) в размере двукратной стоимости контрафактных товаров; 3) в размере двукратной стоимости права использования товарного знака.
— п. 4 ст. 1515 ГК РФ
Компенсация в размере от 10 тысяч до 10 миллионов рублей — это основной денежный риск, реализуемый по выбору правообладателя в пределах судебной оценки (размер определяется судом исходя из характера нарушения, однородности, объёма).
Административная ответственность — незаконное использование средств индивидуализации товаров:
Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
— ст. 14.10 КоАП РФ
Уголовная ответственность наступает при неоднократности или крупном ущербе (свыше 400 тысяч рублей):
Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей […] либо лишением свободы на срок до двух лет.
— ст. 180 УК РФ, п. 1
Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб в сумме, превышающей четыреста тысяч рублей.
— примечание к ст. 180 УК РФ
Отдельно важен запрет на предупредительную маркировку незарегистрированного знака — то есть нанесение обозначения ® или иных знаков охраны до регистрации:
Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
— п. 5 ст. 1515 ГК РФ
Для вас это означает: сам текст «Ладушка» наносить можно, но нельзя до регистрации дополнять его символом ®, словом «зарегистрированный товарный знак» и подобной предупредительной маркировкой — за это устанавливается самостоятельная ответственность.
Вывод: весь денежно-правовой риск сконцентрирован на одном сценарии — совпадение «Ладушки» с чужим знаком на однородные товары (компенсация 10 тыс. — 10 млн руб., либо двукратная стоимость, конфискация и уничтожение, при рецидиве/крупном ущербе — уголовная ответственность). До регистрации также запрещено наносить символ ® или иную предупредительную маркировку, указывающую на регистрацию.