В рассматриваемой ситуации ключевое значение имеет не столько прямое совпадение обозначений, сколько их сходство до степени смешения, а также фактические обстоятельства использования вами обозначения «Doll Lovely». Прежде всего, нужно оценить правовой режим товарного знака «LovelyDoll» (слитно) и обозначения на вашей упаковке. Согласно ст. 1477 ГК РФ, товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, и на него признаётся исключительное право, удостоверяемое свидетельством. В данном случае правообладатель «LovelyDoll» имеет исключительное право, но только на тот знак, который зарегистрирован — то есть на комбинацию букв, образующую одно слово «LovelyDoll».
Статья 1477. Товарный знак и знак обслуживания
- На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая), ст. 1477
Ваше обозначение «Doll Lovely» — это два отдельных слова, написанные раздельно и в обратном порядке. По общему правилу, при оценке сходства словесных обозначений учитывается фонетическое, графическое и смысловое сходство. Перестановка слов и раздельное написание существенно меняют восприятие: «LovelyDoll» звучит как одно слово, а «Doll Lovely» — как два слова, где кукла описывается как «милая», а не «милая кукла». Кроме того, ваш знак не зарегистрирован в качестве товарного знака, но это не делает его автоматически нарушающим чужой знак — необходимо установить, может ли средний потребитель перепутать эти обозначения. Здесь же обозначение на вашей упаковке не является точной копией и не имитирует регистрированный знак, а лишь содержит отдельные элементы, которые сами по себе являются описательными (слова «doll» и «lovely»). Согласно ст. 1482 ГК РФ, товарным знаком могут быть словесные, изобразительные, объёмные и другие обозначения, но зарегистрировать можно только такое обозначение, которое обладает различительной способностью. Слово «lovely» как описательное (означает «милый», «прелестный») может быть признано неохраняемым элементом, если оно входит в состав составного знака, но это не отменяет охрану всего знака. Однако важно, что ваше обозначение не воспроизводит зарегистрированный знак в том виде, как он записан в свидетельстве.
Статья 1482. Виды товарных знаков
- В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.
- Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая), ст. 1482
Даже если предположить, что обозначение «Doll Lovely» можно считать сходным до степени смешения, необходимо учитывать, что вы ввозите товары из Китая — то есть не производите их сами на территории РФ, а реализуете уже готовые изделия. В контексте есть норма, устанавливающая исключение из нарушения: не является нарушением использование товарного знака в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия (принцип исчерпания прав). Поскольку правообладатель «LovelyDoll» сам торгует такими же куклами, возможно, что ваши товары были введены в оборот с его согласия или даже являются теми же самыми товарами, но приобретёнными у него или у других продавцов. Если вы сможете подтвердить, что товар был приобретён на законных основаниях, то дальнейшая перепродажа не может считаться нарушением, даже если на упаковке указано сходное обозначение. Этот принцип прямо закреплён в ГК РФ:
Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) (эта норма из контекста, конкретная статья не указана, но она применяется абз. 6 ст. 1487 ГК РФ)
Кроме того, ст. 1252 ГК РФ прямо указывает, что товары, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными, а правообладатель может требовать изъятия, компенсации или убытков. Но для признания товаров контрафактными необходимо доказать незаконность размещения именно вашего обозначения, а не самого факта наличия какого-либо обозначения. Если ваше обозначение не сходно до степени смешения, то товары не являются контрафактными.
- Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
- Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.
- Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до десяти миллионов рублей; 2) в размере двукратной стоимости контрафактных товаров; 3) в размере двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) (эти нормы из контекста, соответствуют ст. 1515 ГК РФ)
Даже если бы сходство было, вы можете ссылаться на отсутствие вины, что снижает размер ответственности, но не освобождает от обязанности прекратить использование. Согласно ст. 1250 ГК РФ, меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, а отсутствие вины не освобождает от обязанности прекратить нарушение и от применения таких мер, как пресечение действий, нарушающих исключительное право, и изъятие контрафактных материальных носителей. То есть если вы добросовестно полагали, что не нарушаете, это не является основанием для продолжения продаж, если нарушение всё же будет установлено.
Статья 1250 ГК РФ устанавливает общие принципы защиты интеллектуальных прав, включая способы защиты, вину нарушителя и меры ответственности. В частности, пункт 3 предусматривает, что меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено Кодексом. Пункт 5 указывает, что отсутствие вины не освобождает от обязанности прекратить нарушение и от применения таких мер, как пресечение действий, нарушающих исключительное право, и изъятие контрафактных материальных носителей.
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая), ст. 1250
Что касается маркетплейса Wildberries, он является информационным посредником. Согласно ст. 1253.1 ГК РФ, информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала, не несёт ответственность за нарушение интеллектуальных прав, если он не знал и не должен был знать о неправомерности использования, и своевременно принял необходимые меры после получения заявления правообладателя. Это означает, что Wildberries обязана отреагировать на претензию, но не обязана автоматически блокировать ваш товар — достаточно запросить у вас объяснения и, при отсутствии убедительных аргументов, может принять меры. Однако вы имеете право направить аргументированное возражение, и площадка должна его учесть.
Статья 1253.1 ГК РФ устанавливает особенности ответственности информационного посредника. Пункт 3 предусматривает, что информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, если он не знал и не должен был знать о неправомерности использования, и своевременно принял необходимые меры после получения заявления правообладателя.
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая), ст. 1253.1
Кроме того, ст. 1479 ГК РФ подтверждает, что на территории РФ действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный в Роспатенте. Знак «LovelyDoll» зарегистрирован, поэтому охраняется. Однако вы можете также поставить под сомнение саму регистрацию знака, если полагаете, что он не обладает различительной способностью или был зарегистрирован с нарушением требований ст. 1483 ГК РФ. Статья 1512 ГК РФ прямо позволяет оспаривать предоставление правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением пунктов 1–5, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ. В частности, если обозначение является описательным (указывает на вид товара — кукла, и его свойство — милый) или вводит потребителя в заблуждение, это может быть основанием для признания регистрации недействительной. Если вы решите оспаривать, это нужно делать в административном порядке через Роспатент.
Статья 1512 ГК РФ устанавливает основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, в том числе если охрана была предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ. Это может быть использовано для оспаривания регистрации товарного знака «LovelyDoll», если он был зарегистрирован с нарушением, например, если обозначение «Doll Lovely» использовалось ранее или является описательным.
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая), ст. 1512
Наконец, ст. 1248 ГК РФ определяет, что споры о защите интеллектуальных прав рассматриваются судом, а в некоторых случаях — Роспатентом в административном порядке. Это даёт вам понимание, что при необоснованной претензии правообладателю придётся доказывать нарушение в суде, а вы сможете защищаться, ссылаясь на отсутствие сходства, принцип исчерпания прав или даже оспаривая регистрацию знака.
Статья 1248 ГК РФ устанавливает, что споры о защите интеллектуальных прав рассматриваются судом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, – в административном порядке федеральным органом по интеллектуальной собственности. Решения этих органов могут быть оспорены в суде.
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая), ст. 1248
Таким образом, совокупность изложенных норм позволяет сформулировать следующие юридические аргументы для вашего ответа на претензию: отсутствие сходства до степени смешения (разная последовательность слов, раздельное написание, описательный характер); возможное исчерпание прав (правообладатель сам продаёт такие же товары); а также указание на то, что претензия не обоснована, и в случае судебного разбирательства правообладатель обязан доказать факт нарушения.
