Нарушение прав на товарный знак на маркетплейсе: контрафакт, копирование карточки и тестовая закупка

Защита прав на товарный знак при продаже контрафактных фильтров для воды иностранным продавцом на российском маркетплейсе

Анализ ситуации

Вы как правообладатель исключительного права на товарный знак, зарегистрированный в Роспатенте, обладаете правом запрещать другим лицам использовать ваше обозначение без согласия. Размещение иностранным продавцом на российском маркетплейсе карточки товара с вашим знаком, предложением к продаже фильтров с этим знаком и копирование описания/фотографий — это незаконное использование товарного знака. Учитывая явное несоответствие заявленных остатков вашему реальному объёму продукции, товар является контрафактным. Нарушение происходит в сети «Интернет» и направлено на российских потребителей.

1. Ответственность продавца (иностранного лица)

Гражданско-правовая ответственность
Вы вправе требовать:

• признания права,
• пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения,
• изъятия из оборота и уничтожения контрафактных товаров за счёт нарушителя,
• выплаты компенсации вместо возмещения убытков (по вашему выбору).

«Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.»
(Источник: ГК РФ Статья 1515, пункт 1)

«Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до десяти миллионов рублей; 2) в размере двукратной стоимости контрафактных товаров; 3) в размере двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.»
(Источник: ГК РФ Статья 1515, пункт 4)

«В случае нарушения исключительных прав … требование: … 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия …»
(Источник: ГК РФ Статья 1252, пункт 1)

Административная ответственность
Предложение к продаже и реализация контрафактных товаров, маркированных чужим знаком, образует состав административного правонарушения.

«Незаконное использование чужого товарного знака… для однородных товаров… влечет наложение административного штрафа на граждан … на должностных лиц … на юридических лиц … с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака…»
(Источник: КоАП РФ Статья 14.10, части 1 и 2)

Протоколы об административных правонарушениях по данной статье уполномочены составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции). Вы можете подать заявление в полицию для возбуждения дела.

Уголовная ответственность
Если действия продавца совершены неоднократно либо причинили крупный ущерб (свыше 400 тыс. руб.), возможно привлечение к уголовной ответственности по ст. 180 УК РФ.

«Незаконное использование чужого товарного знака… если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, – наказывается штрафом …»
(Источник: УК РФ Статья 180, часть 1)

Уголовный закон может применяться к иностранному лицу, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина РФ, при условии, что лицо не было осуждено за это деяние в иностранном государстве и привлекается к ответственности на территории РФ (УК РФ Статья 12, часть 3). Поскольку товарный знак защищён на территории РФ, а вред причинён российскому правообладателю, уголовное преследование возможно.

2. Ответственность маркетплейса (информационного посредника)

Маркетплейс, предоставляющий возможность размещения материалов (карточек товаров), является информационным посредником. По общему правилу он освобождается от ответственности за нарушение интеллектуальных прав третьим лицом при одновременном соблюдении условий:

«Информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий:

1. он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации … является неправомерным;
2. он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети "Интернет", на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения…»
   (Источник: ГК РФ Статья 1253.1, пункт 3)

Следовательно, чтобы вовлечь площадку в ответственность, необходимо направить ей письменное заявление с конкретными ссылками на спорную карточку товара. Если площадка не удалит материал, она может быть привлечена к ответственности как нарушитель, а также к ней могут быть предъявлены требования о пресечении нарушения, не связанные с мерами имущественной ответственности (п. 4 ст. 1253.1 ГК РФ).

3. Фиксация доказательств

Для последующей судебной защиты нужно обеспечить доказательства, чтобы подтвердить факт предложения к продаже контрафактного товара под вашим знаком.

А) Нотариальный осмотр сайта (осмотр страницы с карточкой товара) — самый надёжный способ, так как нотариус фиксирует содержание интернет-страницы, что придаёт доказательствам повышенную доказательственную силу в суде.

Б) Тестовая закупка — рекомендуется сделать следующее:

• Осуществить заказ товара на своё имя, сохранить скриншоты всех шагов оформления заказа, переписку с продавцом/площадкой.
• Оплатить покупку, сохранив платёжные документы (чек, выписка из банка).
• При получении посылки зафиксировать вскрытие упаковки с помощью непрерывной видеозаписи, чтобы показать, какой именно товар пришёл.
• Сделать фото товара, упаковки, этикеток, штрих-кодов.
• Если возможно, заказать экспертное исследование (товароведческую экспертизу) для заключения о контрафактности и отличиях от оригинальной продукции.

Допустимость доказательств:

«Иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи…»
(Источник: АПК РФ Статья 89, пункты 1 и 2)

«Письменными доказательствами являются … документы, … полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"…»
(Источник: АПК РФ Статья 75, пункт 3)

Также вы можете ещё до подачи иска обратиться в арбитражный суд с заявлением об обеспечении доказательств (осмотр страницы, фиксация данных), если есть основания опасаться, что представление этих доказательств станет невозможным или затруднительным:

«Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств.»
(Источник: АПК РФ Статья 72, пункт 1)

4. Досудебная претензия иностранному продавцу

До подачи иска в арбитражный суд о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно направление претензии, если обе стороны являются юридическими лицами или предпринимателями:

«В случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.»
(Источник: ГК РФ Статья 1252, пункт 5.1)

Поэтому направить претензию иностранному продавцу необходимо. В претензии следует указать:

• ваши права на товарный знак (приложить копию свидетельства),
• описание нарушения (ссылки на карточку товара на маркетплейсе),
• требование немедленно прекратить использование знака, удалить предложение,
• требование о выплате компенсации в конкретном размере (обосновав один из способов),
• срок для ответа (30 дней, если иной не предусмотрен законом или договором).

Неполучение ответа или отказ даёт право обратиться в суд. Если адрес продавца неизвестен, претензию можно направить через личные сообщения на площадке (если доступно) и сохранить скриншоты; это может быть расценено как принятие разумных мер для досудебного урегулирования.

5. Возможность иска в российский суд против иностранного продавца

Российские арбитражные суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц в ряде случаев, в том числе:

«Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела по экономическим спорам … с участием иностранных лиц, в случае, если:

1. ответчик находится или проживает на территории Российской Федерации либо на территории Российской Федерации находится имущество ответчика;
   …
2. требование возникло из причинения вреда имуществу действием или иным обстоятельством, имевшими место на территории Российской Федерации, или при наступлении вреда на территории Российской Федерации;
   …
3. в других случаях при наличии тесной связи спорного правоотношения с территорией Российской Федерации.»
   (Источник: АПК РФ Статья 247, пункт 1)

Поскольку нарушение происходит посредством размещения предложения в российском сегменте интернета, вред причинён российскому правообладателю на территории РФ, и сам товарный знак охраняется на территории РФ, имеется тесная связь спорного правоотношения с РФ. Более того, имущество нарушителя (денежные средства от продаж) может быть учтено на счетах российского маркетплейса, что даёт основание для юрисдикции.

Также:

«Иск к ответчику, находящемуся или проживающему на территории иностранного государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения на территории Российской Федерации имущества ответчика.»
(Источник: АПК РФ Статья 36, пункт 3)

Следовательно, российский суд с большой вероятностью примет иск к рассмотрению.

Взыскание компенсации с иностранного продавца — наиболее сложный этап. Если у нарушителя нет имущества в РФ и он не исполняет решение добровольно, потребуется признание и приведение в исполнение решения российского суда в стране его нахождения. Для этого необходимо наличие международного договора о правовой помощи. В отсутствие такого договора реальное взыскание может быть практически невозможным. Однако в качестве обеспечительных мер можно ходатайствовать о наложении ареста на денежные средства продавца, аккумулируемые на площадке (если они зачисляются на счёт в российском банке), или о запрете маркетплейсу перечислять выручку продавцу.

«Обеспечительными мерами могут быть: 1) наложение ареста на денежные средства … или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц; 2) запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора…»
(Источник: АПК РФ Статья 91, пункты 1 и 2)

6. В какие государственные органы обращаться

• Полиция (МВД) – с заявлением о преступлении по ст. 180 УК РФ либо об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ. Полиция может провести проверочную закупку, изъять контрафактный товар, провести экспертизу.
• Прокуратура – для координации и надзора, если требуется оперативное реагирование.
• Федеральная таможенная служба (ФТС) – если будет выявлен ввоз контрафактных товаров на территорию РФ (стоит параллельно сообщить в таможенные органы, чтобы предотвратить ввоз).
• Роспотребнадзор – в части защиты прав потребителей, если выявлены некачественные/опасные товары (но основным органом по интеллектуальным правам является полиция).
• Администрация маркетплейса – с письменной претензией, чтобы запустить механизм блокировки и возможной блокировки выплат продавцу.

Выводы и рекомендации

1. Направьте письменное заявление (жалобу) маркетплейсу с указанием конкретных ссылок на нарушающую карточку товара, требованием прекратить нарушение (удалить предложение) и предоставить информацию о продавце. Это создаёт условия для возможного привлечения площадки к ответственности и помогает получить данные нарушителя.

2. Зафиксируйте доказательства:

   • Проведите нотариальный осмотр страницы с предложением товара.
   • Осуществите тестовую закупку с видеозаписью, сохранением всех платёжных документов и упаковки.
   • Проведите экспертизу закупленного образца для подтверждения контрафактности.

3. Направьте претензию иностранному продавцу (используя контакты, предоставленные площадкой, или через личный кабинет), с требованием прекратить использование знака и выплатить компенсацию.

4. Подайте заявление в полицию (МВД) о совершении административного правонарушения (ст. 14.10 КоАП РФ) или уголовного преступления (ст. 180 УК РФ) с приложением собранных доказательств.

5. Подготовьте и подайте иск в арбитражный суд (если нарушитель – иностранное юридическое лицо или предприниматель) с требованием о пресечении нарушения, взыскании компенсации, а также с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде ареста средств продавца на счетах маркетплейса. Иск целесообразно подавать по месту нахождения вашего собственного имущества или по месту нахождения имущества ответчика (денег на счёте).

6. Оценивайте перспективы реального взыскания – при отсутствии у иностранного продавца имущества в РФ и международного договора о правовой помощи получение денег будет крайне затруднено. В этом случае основной акцент следует сделать на блокировку его деятельности на российских площадках и привлечение к административной/уголовной ответственности с последующей конфискацией товаров и оборудования.

Если вы столкнулись со сложностями в доказывании или определении стратегии, обратитесь к адвокату, специализирующемуся на интеллектуальной собственности и международных спорах.